O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o ônus de sucumbência

Segundo  a primeira parte do artigo 20 do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios”. É o chamado ônus de sucumbência. E no § 4º do mesmo dispositivo, há menção que, quando a Fazenda Pública for a vencida, “os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz”.

Embora não seja estudioso do assunto — propriedade intelectual — e pouco ter acesso aos assuntos relacionados ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), quando assisti ao julgamento cheguei à conclusão de que se trataria de uma situação sui generis, evidentemente depois de ouvir o voto do Desembargador Federal André Fontes, que foi Vogal no julgamento dos embargos infringentes.

Segundo o Vogal, o ônus da sucumbência

não tem aplicabilidade no caso do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, pois sua condição de estar em Juízo é excepcional, não sujeita à sucumbência. A autarquia federal é ré em razão da sua atribuição legal de deferir ou indeferir os registros de desenho industrial, não importando quem requeira ou quem não requeira. Com esse raciocínio, em todas causas que versem, não apenas sobre registro de desenho industrial, mas também sobre registro de patentes e de marcas, o INPI será sempre condenado, por conta, também, do entendimento que se consolidou no sentido de que o deferimento ou não do registro decorreria da vontade dessa autarquia federal, dado que justificaria a sua necessária sucumbência nos processos judiciais. Hipótese que se distingue da dos cartórios de imóveis, que, a rigor, não são os que praticam o ato de registro e a vontade manifestada não são as deles.

Do contexto delineado acima decorre que, no litígio que se instala entre particulares sobre determinado registro de marca, patente ou desenho industrial, seja qual for a decisão definitiva proferida no processo, haverá sempre sucumbência do órgão responsável pela apreciação da legalidade desses requerimentos de registro. Não se pode olvidar, contudo, que o Estado brasileiro é estruturado primordialmente na economia de mercado (artigo 170 da Constituição da República), razão porque não há como impor ao INPI tal condenação permanente, transferindo ao órgão estatal os riscos que o particular assume ao pleitear a exclusividade sobre determinada forma plástica ornamental, inovação tecnológica ou signo distintivo, situação que descaracteriza indevidamente o objetivo da sucumbência em que, a rigor, são os litigantes que sofrem as consequências decorrentes da decisão judicial contrária à sua pretensão. É dizer, os agentes econômicos em discussão é que devem sofrer os riscos da economia e não o Estado, sob pena de, em casos similares ao dos autos, criar, sem previsão legal, uma espécie de solidariedade permanente do INPI com relação aos particulares que litigam sobre os registros por ele apreciados.

Diante do exposto, divirjo do Eminente Relator, Desembargador Antônio Ivan Athié, para dar provimento aos embargos infringentes interpostos pelo INPI, de modo a fazer prevalecer o voto vencido proferido às fls. 447-448.

Como bem me lembro, o recurso de embargos infringentes não seriam providos, e foi justamente o voto do eminente Desembargador Federal André Fontes que mudou a situação. Os votos vencidos foram dos desembargadores federais Antônio Ivan Athié (Relator) e Marcelo Pereira da Silva, e seguiram o voto do Vogal o Desembargador Federal Abel Gomes e o Juiz Federal convocado Marcello Ferreira de Souza Granado. O número do processo é o 0522110-88.2005.4.02.5101, a 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional da 2ª Região foi o órgão julgador. O acórdão data de 23/05/2013, tendo sido divulgado o inteiro teor no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região (e-DJF2R) no dia 03/07/2013.

Eis a ementa:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES INTERPOSTOS DE ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, MANTENDO A SUA CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I – No processo civil brasileiro vigora o princípio do sucumbimento (rectius: sucumbência), pelo qual deve a parte vencida arcar com o pagamento da verba honorária (artigo 20 do Código de Processo Civil).

II – Tal princípio, todavia, não tem aplicabilidade no caso do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, haja vista a natureza excepcional de sua presença na relação processual das causas que versam sobre o registro de marcas, patentes e desenhos industriais, nas quais, por decorrência de sua atribuição legal, equivocada se justificaria uma situação de sucumbência permanente, seja nas hipóteses deferimento, seja nas hipóteses de indeferimento dos registros.

III – O Estado brasileiro é estruturado primordialmente na economia de mercado (artigo 170 da Constituição da República), razão porque não há como impor ao INPI sua condenação permanente nos ônus de sucumbência, transferindo ao órgão estatal os riscos que o particular assume ao pleitear a exclusividade sobre determinada forma plástica ornamental, inovação tecnológica ou signo distintivo, situação que descaracteriza indevidamente o objetivo da sucumbência em que, a rigor, são os litigantes que sofrem as consequências decorrentes da decisão judicial contrária à sua pretensão.

IV – Embargos infringentes providos.

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2 respostas para “O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o ônus de sucumbência”

  1. A Revista da Propriedade Industrial (RPI) é publicada pelo INPI de forma semanal, e nela constam os despachos com relação ao sistema de propriedade industrial no país. Todos os processos relativos à P.I devem ser acompanhados através das publicações da RPI. Para ter acesso à RPI, você deve entrar no endereço eletrônico do INPI: http://www.inpi.gov.br .

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  2. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – JUNTADA DE DOCUMENTOS – ART. 396 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CRIAÇÃO DE JÓIAS – PROPRIEDADE INTELECTUAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE O INPI – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. O momento adequado para a juntada de documentos ocorre com a petição inicial ou com a contestação, nos termos do art. 396 , do CPC , e não após o término da instrução, mormente quando os documentos têm caráter meramente ilustrativo, não podendo ser considerados documentos novos. Ausente a comprovação de existência de título aquisitivo do invento, não há como prosperar o pedido de indenização por violação ao direito de propriedade industrial.

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